Если домен зарегистрирован раньше товарного знака, что важнее

Суд может поддержать владельца домена На практике же суды, в том числе, Суд по интеллектуальным правам, уже занимали позицию, когда в действиях владельца домена не было обнаружено нарушения, поскольку доменное имя было зарегистрировано ранее товарного знака. Например, не так давно эта инстанция занималась спором по поводу товарного знака «Чип-топ» (постановление от 4 февраля 2015 года № А40-58425/2014). Суд поддержал администратора доменного имени. Хотя доменное имя не является средством индивидуализации, и принцип старшинства здесь как бы не действует, но «... В удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что спорное доменное имя было зарегистрировано и право его администрирования ответчиком получено ранее дат регистрации истца в качестве юридического лица и приоритета товарного знака».

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2015 N С01-1418/2014 по делу N А40-58425/2014
Требование: О защите исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование, взыскании компенсации.
Обстоятельства: Истец полагает, что в доменном имени, администратором которого является ответчик, незаконно используется обозначение, сходное до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком и фирменным наименованием.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что спорное доменное имя было зарегистрировано и право его администрирования ответчиком получено ранее дат регистрации истца в качестве юридического лица и приоритета товарного знака.


СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2015 г. по делу N А40-58425/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 3 февраля 2015 года.
Полный текст постановления изготовлен 4 февраля 2015 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Снегура А.А.,
судей Химичева В.А., Силаева Р.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Чип-Топ" на решение Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2014 по делу N А40-58425/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2014 по тому же делу,
по иску общества с ограниченной ответственностью "Чип-Топ" (Театральный пр-д, д. 3, стр. 3, Москва, 109012, ОГРН 1107746569006)
к Сыромолотову Михаилу Евгеньевичу (Москва),
с участием третьего лица - закрытого акционерного общества "Региональный Информационный Сетевой Центр" (ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, Москва, 123308),
о защите исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование,
при участии в судебном заседании представителей:
от истца - Батыров Р.А. (по доверенности от 01.10.2014), Топорнина А.К. (по доверенности от 17.02.2014);
от ответчика - не явился, надлежащим образом извещен;
от третьего лица - не явился, надлежащим образом извещено,
лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел kad.arbitr.ru,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Чип-Топ" (далее - ООО "Чип-Топ", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Сыромолотову Михаилу Евгеньевичу (далее - Сыромолотов М.Е., ответчик) о признании администрирования доменного имени "chiptop.ru" нарушением исключительных прав на словесный товарный знак "ЧИП-ТОП" по свидетельству Российской Федерации N 504329 и фирменное наименование; запрещении использовать спорное обозначение в доменном имени "chiptop.ru"; взыскании 1 000 000 рублей компенсации.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2014, в удовлетворении исковых требований отказано.
Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО "Чип-Топ" обжаловало их в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам.
Ссылаясь на незаконность принятых судебных актов, истец просит их отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.
В обоснование кассационной жалобы указывает, что вывод судов о приоритете доменного имени ответчика перед товарным знаком и фирменным наименованием истца противоречит действующему законодательству, поскольку доменное имя не является охраняемым законом обозначением и ему правовая охрана не предоставляется.
Истец полагает, что у ответчика отсутствуют какие-либо законные права и интересы в отношении доменного имени chiptop.ru, поскольку он не является правообладателем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании.
По мнению ООО "Чип-Топ", действия ответчика по администрированию доменного имени chiptop.ru являются актом недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, и злоупотреблением правом, в связи с чем не подлежат судебной защите. Администрирование доменного имени, как полагает истец, предоставляет ответчику реальную возможность привлекать потенциальных клиентов истца и создает препятствия истцу для размещения информации о нем и его товарах с использование товарного знака истца.
Ответчиком и третьим лицом отзывы на кассационную жалобу не представлены.
В судебном заседании представители истца поддержали доводы кассационной жалобы и просили ее удовлетворить.
Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание не явились, явку представителей не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.
Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как следует из материалов дела и установлено судами, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц ООО "Чип-Топ" зарегистрировано 16.07.2010.
ООО "Чип-Топ" является правообладателем словесного товарного знака "ЧИП-ТОП" по свидетельству Российской Федерации в отношении услуг 39-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (дата приоритета товарного знака - 20.12.2012).
Домен второго уровня chiptop.ru был зарегистрирован 22.04.2003, ответчик является администратором этого домена с 03.04.2010.
Полагая, что в доменном имени chiptop.ru, администратором которого является ответчик, незаконно используется обозначение, сходное до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком и фирменным наименованием, ООО "Чип-Топ" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, указал, что поскольку на момент регистрации истца и принадлежащего ему товарного знака домен chiptop.ru уже был зарегистрирован в установленном порядке, регистрация доменного имени ответчика имеет приоритет по отношению к регистрации товарного знака и фирменного наименования истца.
Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов.
Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, заслушав представителей истца, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.
В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).
Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.
Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства, суды пришли к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.
В частности, судами верно установлено, что спорное доменное имя было зарегистрировано и право его администрирования ответчиком получено ранее дат регистрации истца в качестве юридического лица и приоритета товарного знака.
Несмотря на то, что доменное имя не является объектом исключительных прав, дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения оценки правомерности использования в домене обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации, в том числе с товарным знаком и фирменным наименованием истца. Регистрация доменного имени еще до возникновения исключительных прав на средства индивидуализации может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутацией.
Довод заявителя кассационной жалобы об отсутствии у ответчика каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени chiptop.ru подлежит отклонению, поскольку из материалов дела усматривается, что ответчик с момента получения права администрирования и по настоящее время использует доменное имя для оказания туристических услуг, что следует из протокола осмотра сайта chiptop.ru в сети Интернет.
При этом истцом не представлено доказательств фактического осуществления им аналогичной деятельности.
Ссылка истца на наличие в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом не может быть признана обоснованной в силу следующего.
Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего в качестве доменного имени определенное обозначение, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) до момента приобретения прав на доменное имя законно использовали соответствующее обозначение в коммерческих целях, а также то, что такое обозначение приобрело широкую известность среди потребителей определенных товаров и услуг.
Вместе с тем доказательств наличия таких обстоятельств на момент приобретения ответчиком права администрирования спорного доменного имени истцом в материалы дела не представлено.
Учитывая отсутствие указанных доказательств, а также факт приобретения истцом исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак позднее, чем возникло право ответчика на доменное имя, предъявление в рассматриваемой ситуации требования о запрете использования доменного имени может быть расценено как "обратный захват" доменного имени.
При названных обстоятельствах суды не могли прийти к выводу о том, что действия Сыромолотова М.Е. по использованию в доменном имени chiptop.ru обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца и его фирменным наименование, нарушают исключительные права истца.
Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального права и норм процессуального права.
С учетом изложенного решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанций являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.
Уплаченная за подачу кассационной жалобы государственная пошлина, принимая во внимание результат рассмотрения этой жалобы, подлежит в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесению на заявителя данной кассационной жалобы.
На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2014 по делу N А40-58425/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2014 по тому же делу оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председательствующий судья
А.А.СНЕГУР

Судьи
В.А.ХИМИЧЕВ
Р.В.СИЛАЕВ

---

Аналогичная позиция.

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2022 г. по делу N А40-37888/2021
Резолютивная часть постановления объявлена 29 марта 2022 года.
Полный текст постановления изготовлен 31 марта 2022 года.

Суд кассационной инстанции также полагает необходимым обратить внимание на то, что доменное имя действительно, как верно отметили суды, не является объектом исключительных прав. Однако регистрация доменного имени еще до возникновения исключительных прав на средства индивидуализации может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутацией.
Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2021 по делу N С01-1060/2021, от 26.02.2021 N С01-20/2021, от 04.02.2015 N С01-1418/2014.

---

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2019 г. по делу N А40-2123/2018
Резолютивная часть постановления объявлена 9 января 2019 года.
Полный текст постановления изготовлен 15 января 2019 года.

Кроме того, индивидуальный предприниматель Левин К.В., ссылаясь на разъяснения, данные в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08 (далее - постановление от 11.11.2008 N 5560/08), указал на то, что доменное имя omatras.ru зарегистрировано на ответчика в 2011 году, а затем в январе 2013. Поскольку правообладателем товарных знаков истец стал в 2016-2017 годах, податель кассационной жалобы полагает, что истцом не доказана совокупность элементов, необходимых для установления наличия в действиях администратора домена акта недобросовестной конкуренции.
Таким образом, заявитель кассационной жалобы указывает на добросовестность регистрации доменного имени задолго до регистрации товарных знаков истца.
Ссылаясь на положения статьи 1252 ГК РФ, а также на постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2015 по делу N А40-58425/2014, постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2014 по делу N А56-69018/2012, определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.2013 по делу N А56-1448/2012, индивидуальный предприниматель Левин К.В. отмечает правомерность регистрации и использования доменного имени до даты приоритета товарных знаков истца.
Также индивидуальный предприниматель Левин К.В. указывает на то, что действия индивидуального предпринимателя Бояриновой Е.С. противоречат положениям статьи 10 ГК РФ, поскольку направлены на причинение вреда другим субъектам, осуществляющим экономическую деятельность.
На основании изложенного индивидуальный предприниматель Левин К.В. полагает, что им не были нарушены исключительные права истца, в связи с чем просит отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить в силе решение суда первой инстанции.

---

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2024 г. N 09АП-44597/2024
Дело N А40-187624/23

Резолютивная часть постановления объявлена 19 августа 2024 года
Постановление изготовлено в полном объеме 21 августа 2024 года

Доменное имя не является объектом исключительных прав, а дата регистрации доменного имени имеет значение лишь с точки зрения оценки правомерности использования в нем обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации, в том числе с товарным знаком и/или фирменным наименованием. Регистрация доменного имени еще до возникновения исключительных прав на средства индивидуализации может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутацией.
Аналогичная правовая позиция отражена также в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2021 по делу N А40-70060/20, и в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2015 по делу N А40-58425/14.
Учитывая существенную разницу в сроках между регистрацией товарного знака истца в 2023 году и регистрацией доменного имени в 2016 году с последующим его использованием ответчиками Колуновым А.С. и ООО "Строй-Резерв" на протяжении более 7 лет, доводы истца о том, что ответчики не имели законного интереса в приобретении и использовании спорных доменных имен, подлежат отклонению.

Мнение от 2015 года.

Информация о публикации
Подготовлен для системы КонсультантПлюс
Пелипенко Л.Н. Вопрос-ответ // СПС КонсультантПлюс. 2015.

Вопрос: Организация обнаружила в российской зоне сети Интернет доменное имя, наименование которого сходно с принадлежащим ей с 2011 г. товарным знаком. Было выяснено, что доменное имя используется с 2010 г. предпринимателем, которому права на товарный знак не передавались. Признается ли в данной ситуации сходство доменного имени и товарного знака нарушением исключительных прав организации?

Ответ: Факт регистрации домена ранее регистрации товарного знака, зарегистрированного в 2011 г., может подтвердить при наличии других доказательств добросовестность администратора доменного имени. Сам по себе данный факт не имеет правового значения и не влечет признания приоритета на использование доменного имени.
Использование доменного имени предпринимателем нарушает исключительные права правообладателя сходного товарного знака на его использование, если домен используется с целью помешать регистрации домена за правообладателем товарного знака либо воспользоваться его положительной деловой репутацией.

Обоснование: Согласно п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Согласно пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Таким образом, указание товарного знака в доменном имени - один из способов использования товарного знака, реализации исключительных прав на него. Такими правами может воспользоваться только лицо, обладающее исключительным правом (правообладатель), или лицо, которому передано соответствующее право правообладателем.
Регистрация и использование доменного имени раньше даты регистрации товарного знака не имеет в данной ситуации правового значения по следующим причинам.
Во-первых, право преждепользования, дающее правовую охрану перед правообладателем для случаев добросовестного использования объекта права, предусмотрено только для полезной модели, изобретения или промышленного образца (ст. 1361 ГК РФ).
Во-вторых, регистрация товарного знака, соответствующего уже используемому доменному имени, не запрещена законом. Если запрещено регистрировать товарные знаки, сходные, например, с фирменным наименованием юридического лица, селекционным достижением, коммерческим обозначением (п. 8 ст. 1483 ГК РФ), либо обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с ГК РФ средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, то в отношении доменного имени законодатель не установил запрета.
Необходимо отметить, что до 04.10.2010 действовал запрет на регистрацию товарного знака, сходного с зарегистрированным ранее доменным именем. Впоследствии данный запрет был отменен, что явно демонстрирует позицию законодателя по данному вопросу: отказ в предоставлении правовой охраны доменного имени как самостоятельного объекта исключительного права.
Учитывая, что в данной ситуации товарный знак был зарегистрирован в 2011 г., его регистрация не нарушила права администратора доменного имени.
По мнению Президиума ВАС РФ, высказанному в Постановлениях от 11 ноября 2008 года N 5560/08, от 18 мая 2011 года N 18012/10 и основанному на запрещающей недобросовестную конкуренцию ст. 10bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), нарушение исключительных прав правообладателя товарного знака администратором доменного имени имеет место, если:
1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;
2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;
3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.
В данной ситуации налицо два первых признака нарушения. Что же касается третьего, то его суды (Постановление ФАС Московского округа от 11.07.2012 по делу N А40-99290/11-12-727, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.04.2015 N С01-76/2015 по делу N А40-189577/2013, Постановление ФАС Московского округа от 16.05.2013 по делу N А40-34586/12-51-276; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2014 N 09АП-3616/2014-ГК по делу N А40-101725/2013) устанавливают по следующим фактам:
- неиспользование доменного имени администратором (имя регистрируется исключительно с целью не позволить его использование правообладателю товарного знака);
- использование доменного имени в своей предпринимательской деятельности с целью воспользоваться деловой репутацией правообладателя сходного товарного знака для привлечения части его клиентов (зачастую граждане РФ регистрируют доменные имена идентичные всемирно известным торговым маркам и фирменным наименованиям до предоставления им правовой охраны на территории РФ).
Таким образом, использование доменного имени, сходного с зарегистрированным позднее товарным знаком в отсутствие разрешения правообладателя, является нарушением исключительных прав на товарный знак, если доменное имя не отражает фирменного наименования владельца домена и не зарегистрировано им в качестве товарного знака, не используется или используется недобросовестно. Факт регистрации доменного имени ранее товарного знака не имеет значения, поскольку правовая охрана доменного имени была отменена с 04.10.2010.
Тем не менее существует альтернативная точка зрения, высказанная в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2015 N С01-1418/2014 по делу N А40-58425/2014. Суд указывает:
"...судами верно установлено, что спорное доменное имя было зарегистрировано и право его администрирования ответчиком получено ранее дат регистрации истца в качестве юридического лица и приоритета товарного знака.
Несмотря на то что доменное имя не является объектом исключительных прав, дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения оценки правомерности использования в домене обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации, в том числе с товарным знаком и фирменным наименованием истца. Регистрация доменного имени еще до возникновения исключительных прав на средства индивидуализации может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутацией..."
Однако указанная точка зрения может опираться лишь на факты отсутствия недобросовестности в действиях администратора доменного имени. В Постановлении от 04.02.2015 N С01-1418/2014 по делу N А40-58425/2014 администратор доменного имени долгие годы до регистрации сходного товарного знака пользовался доменным именем исключительно в интересах собственного туристического бизнеса, не преследуя цели использовать чужую деловую репутацию. Кроме того, регистрация товарного знака и фирменного наименования истца произошла до отмены правовой охраны доменного имени. Соответственно, в указанном деле предшествующая регистрация доменного имени является лишь одним из доказательств добросовестности истца, а не юридическим фактом, влекущим признание права приоритета.
Таким образом, в данной ситуации использование доменного имени предпринимателем нарушает исключительные права правообладателя сходного товарного знака на его использование, если домен используется с целью помешать регистрации домена за истцом либо воспользоваться положительной деловой репутацией истца. Факт регистрации домена ранее регистрации товарного знака, зарегистрированного в 2011 г., не влечет признания приоритета за администратором доменного имени.

Л.Н.Пелипенко
Группа компаний
"Аналитический Центр"
10.06.2015

---

ВАС на эту тему (см. комментарии к этим пунктам).

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2019 г. N 10

О ПРИМЕНЕНИИ
ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

33. Пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ.
При этом к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, в частности, доменные имена, наименования некоммерческих организаций (статья 4 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон "О некоммерческих организациях"), наименования (названия) средств массовой информации (статья 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации", далее - Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации"). Права на них подлежат защите на основании общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о способах защиты гражданских прав.

78. Владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", далее - Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

158. Требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).
По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.
Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.
Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.
Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

159. Требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.
Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в доменном имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. При наличии соответствующих оснований администратор доменного имени вправе предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети "Интернет" под спорным доменным именем.
По ходатайству истца данные об администраторе доменного имени истребуются у регистратора доменного имени в порядке, предусмотренном статьей 57 ГПК РФ, статьей 66 АПК РФ.

160. По требованию о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени, в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю могут быть применены обеспечительные меры, направленные на сохранение существующего состояния отношений между сторонами, в частности запрет администратору совершать какие-либо действия, направленные на отказ или передачу прав администрирования доменного имени, включая смену регистратора, а также запрет регистратору аннулировать доменное имя и передавать права администрирования доменного имени другому лицу.
Для применения обеспечительных мер не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу спора. Обязательным является представление заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения. Исходя из этого достаточным является представление заявителем доказательств наличия у него права на товарный знак, а также его нарушения и обоснования причины обращения с требованием о применении обеспечительных мер. Не требуется представления отдельных доказательств того, что непринятие указанных в настоящем пункте обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по существу спора.

161. Если несколько лиц зарегистрировали в отношении неоднородных товаров в качестве товарных знаков обозначение, используемое одним из них как доменное имя, необходимо учитывать следующее.
Требование о прекращении использования доменного имени, заявленное одним из обладателей права на товарный знак к другому обладателю права на товарный знак с таким же обозначением, подлежит удовлетворению в случае, если лицо, зарегистрировавшее доменное имя, фактически использует его в отношении товаров, для которых это обозначение зарегистрировано иным лицом в качестве товарного знака.

Название документа
Статья: Накануне нового этапа регулирования доменных споров
(Серго А.Г., Сусалева Т.Г.)
("Закон", 2022, N 8)
Информация о публикации
Серго А.Г., Сусалева Т.Г. Накануне нового этапа регулирования доменных споров // Закон. 2022. N 8. С. 138 - 152.

---

DOI: 10.37239/0869-4400-2022-19-8-93-138-152 (www.doi.org).

"Закон", 2022, N 8

НАКАНУНЕ НОВОГО ЭТАПА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОМЕННЫХ СПОРОВ <*>

А.Г. СЕРГО, Т.Г. СУСАЛЕВА
(извлечение)

Да, объективно Постановление N 10 имеет оговорку и предоставляет возможность заявить требование об аннулировании доменного имени, если речь идет об охране общеизвестного товарного знака или о доказанном акте недобросовестной конкуренции, выразившемся в самой регистрации доменного имени. Однако противоречивая <59> и порой неоднозначная <60> судебная практика свидетельствует о том, что судом не выработаны пока единые критерии поведения администратора доменного имени, характеризующие регистрацию доменного имени как акт недобросовестной конкуренции.
Такая же ситуация и с требованием о передаче доменного имени истцу. В Постановлении СИП по делу N А55-31630/2019 суд прямо указал на то, что, "так как [законодательством] не предусмотрен такой способ защиты гражданских прав, как безвозмездная передача правообладателю товарного знака права на доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, выводы судов о том, что судом в части данного требования избран неверный способ защиты права являются обоснованными" <61>.
Одновременно в делах N А41-401/2014 <62>, А40-84048/2018 <63>, А41-85820/2019 <64>, А40-77364/18 <65>, А32-3828/2020 <66>, А56-35805/2020 <67> суд не нашел оснований отменить принятые нижестоящими судами решения, и требования о передаче доменных имен истцам были удовлетворены. Интересен также тот факт, что в деле N А40-84048/2018 вывод о наличии в действиях ответчика по администрированию доменного имени masterhold.ru акта недобросовестной конкуренции и о возможности передачи доменного имени истцу был сделан со ссылкой на Политику UDRP, для которой передача доменного имени истцу и аннулирование доменного имени являются естественным завершением доменного спора.
Вопрос правомерности предъявления истцом и удовлетворения судом требования о передаче доменного имени был предметом дискуссии ученых-правоведов на заседании Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам <68>. К правовой возможности в судебном порядке передавать спорное доменное имя истцу склоняется, например, С.А. Копылов, выражая при этом опасения относительно исполнимости данного решения с учетом п. 4.2.1 Положения "О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах" <69>. Д.В. Кожемякин считает, что и юридически, и технически передача доменного имени истцу допустима и возможна. Он же со ссылкой на документы UDRP высказывает мнение о том, что существующий порядок первичного прекращения регистрации доменного имени в зоне .RU (что одинаково применимо и к зоне .РФ) и последующего предоставления преимущественного права регистрации доменного имени правообладателю не имеет "никаких объективных причин" <70>.

В свою очередь, авторы настоящего исследования полагают, что в случае очевидного недобросовестного использования администратором доменного имени и отсутствия у него явного интереса в его добросовестном использовании требование о передаче доменного имени правообладателю должно удовлетворяться судом и применяться в качестве меры защиты нарушенного права. Категоричный отказ же от такого способа защиты ведет к злоупотреблению правом со стороны недобросовестных владельцев доменных имен, аффилированных с ними регистраторов и неисполнению принятых судом решений.
Частные же случаи добросовестного использования доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, иным средством индивидуализации или объектом интеллектуальной собственности истца, могут рассматриваться с тщательным изучением и оценкой всех представленных доказательств и с учетом норм ст. 10 ГК РФ для сохранения баланса прав и интересов владельцев доменных имен и правообладателей.
Продолжая анализировать сформировавшуюся отечественную судебную практику в сравнении с разъяснениями Обзора ВОИС 3.0 <71>, мы можем с горечью признать, что российские суды не апеллируют при вынесении решений к таким известным UDRP-категориями, как "доменное имя, используемое для сайта-критики" <72> (п. 2.6.3 Обзора ВОИС 3.0) или "сайта-пародии", "фан-сайта" (п. 2.7 Обзора ВОИС 3.0), "короткие двухбуквенные или трехбуквенные <73> доменные имена с высокой ликвидностью" (п. 2.1 Обзора ВОИС 3.0), "доменные имена, состоящие из общих терминов". Во многих случаях подобные доменные имена при альтернативном рассмотрении споров будут признаны добросовестно зарегистрированными и используемыми с правомерным интересом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на существование ряда неурегулированных судебной практикой вопросов, отечественные суды, несомненно, достигли существенного прогресса в рассмотрении доменных споров и переняли ряд международных правовых позиций по разрешению подобных споров.